Експертиза у сфері інтелектуальної власності

Нормативна база

• Цивільній кодекс України
• Цивільний процесуальний кодес України
• Господарський процесуальний кодекс України
• Кодекс адміністративного судочинства України
• Кримінальний процесуальний кодекс України
• Закон України "Про судову експертизу"
• Наказ Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 "Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень"

Поняття та система інтелектуальної власності

ст.418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається Цивільним Кодексом України та іншими законами України. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Інтелектуальна власність - збірне поняття, що означає сукупність виняткових прав на результати творчої діяльності і засоби індивідуалізації. Охоплює права, що відносяться до літературних, художніх і наукових творів, виконавської діяльності артистів, звукозапису, радіо - і телепередач, винаходів, промислових зразків, товарних знаків, фірмових найменувань і т.п. Відповідно до ст.419 Цивільного кодексу України , право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного. Перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не означає переходу права власності на річ. Перехід права власності на річ не означає переходу права на об'єкт права інтелектуальної власності.

До об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать:• літературні та художні твори;• комп'ютерні програми;• компіляції даних (бази даних);• виконання;• фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;• наукові відкриття;• винаходи, корисні моделі, промислові зразки;• компонування напівпровідникових виробів;• раціоналізаторські пропозиції;• сорти рослин, породи тварин;• комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;• комерційні таємниці (ст.420 Цивільного кодексу України).

Суб'єктами права інтелектуальної власності є:• творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору (ст.421 Цивільного кодексу України).

Як вбачається із ст.431 Цивільного кодексу України існують наслідки порушення права інтелектуальної власності, а саме: • Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, що тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Захист права інтелектуальної власності

Цивільний кодекс України передбачає дві групи норм щодо захисту права інтелектуальної власності — загальні цивільно-правові норми і спеціальні, передбачені законами України про інтелектуальну власність. Цивільний кодекс України передбачає захист права інтелектуальної власності судом (ст.16, 432 Цивільного кодексу України ). Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про:

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких за рахунок особи, яка вчинила порушення;

4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь за рахунок особи, яка вчинила порушення;

4-1) застосування разової грошової виплати замість застосування способів захисту права інтелектуальної власності, встановлених пунктами 3 та/або 4 цієї частини. Застосування разової грошової виплати здійснюється за заявою відповідача, за умови що право інтелектуальної власності порушено відповідачем ненавмисно і без недбалості та що застосування способів захисту, встановлених пунктами 3 і 4 цієї частини, є неспівмірним шкоді, заподіяній позивачеві. Розмір разової грошової виплати визначається судом як розмір винагороди, яка була б сплачена за надання позивачем дозволу на використання права інтелектуальної власності, щодо якого виник спір, і обґрунтовано задовольняє позивача;

5) застосування компенсації замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір компенсації визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;

6) опублікування за заявою позивача в засобах масової інформації або доведення до загального відома іншим визначеним судом шляхом відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення за рахунок особи, яка вчинила правопорушення.

Кожна особа на свій розсуд може звернутися за захистом свого порушеного права не тільки до суду, а й до відповідного державного органу управління або громадської організації. Вона може звернутися до вищої організації відповідача, до творчої спілки, до якої входить відповідач, до антимонопольного органу. Такі спори частіше розв’язуються в адміністративному порядку відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України [1]

Експертиза у сфері інтелектуальної власності

Експертиза об'єктів інтелектуальної власності - це процедура, що включає ряд досліджень, спрямованих на вивчення промислових зразків, корисних моделей, торговельних марок, яка проводиться з кількома цілями. Як правило, eкспертиза об'єктів інтелектуальної власності виконується:

• для встановлення законного власника інтелектуальної власності;
• для забезпечення правової охорони об'єктів інтелектуальної власності;
• для компенсації збитків, завданих несанкціонованим використанням об'єктів інтелектуальної власності.

Судові експертизи та експертні дослідження у сфері інтелектуальної власності проводяться за наступними напрямками (п.1.2.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень [2] :

1. Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами та інші;

2. Дослідження, пов’язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення;

3. Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями;

4. Дослідження, пов'язані з промисловими зразками;

5. Дослідження, пов'язані з сортами рослин і породами тварин;

6. Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями;

7. Дослідження, пов'язані з топографією інтегральних мікросхем;

8. Дослідження, пов'язані з комкрційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями;

9. Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності.

Предметом судової експертизи у сфері інтелектуальної власності є фактичні дані та обставини справи про властивості, ознаки, закономірності створення й використання об’єктів інтелектуальної власності, їх вартість, завдані збитки та економічні операції щодо цих об’єктів, які мають значення для досудового розслідування чи судового провадження й установлюються шляхом застосування спеціальних знань у визначеному законом порядку.

Завдання, що ставляться на вирішення судового експерта, формуються виходячи із необхідності встановлення певних об’єктивних фактичних даних, які мають практичне значення для з’ясування істини у справі. Ці завдання визначаються питаннями, поставленими перед судовим експертом або в порядку експертної ініціативи.         

Орієнтовний перелік питань, що можуть бути поставлені при проведенні відповідного виду експертизи, наведено в Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки і призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року за № 705/3145.

Орієнтовний перелік документів і даних, необхідних для проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності:

• охоронні документи (свідоцтво про реєстрацію, патент);
• ліцензійні та авторські договори;
• фінансова звітність підприємства (баланс, звіт про фінансові результати);
• відомості про поточні обсяги і показники реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) під досліджуваним об'єктом інтелектуальної власності;
• дані про реалізацію контрафактної продукції під досліджуваним об'єктом інтелектуальної власності;
• дані про понесені витрати на створення і просування об'єкта інтелектуальної власності.

До кого звертатися для проведення експертизи: Проведення експертиз, експертних досліджень з оцінки майна здійснюється на умовах і в порядку, передбачених Законом України "Про судову експертизу", з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" щодо методичного регулювання оцінки майна. Експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції.

Судова експертиза у сфері інтелектуальної власності в різних видах судочинства призначається і проводитися відповідно до процесуальних кодексів:

1.У цивільному процесі: учасник справи вправі самостійно замовити судову експертизу і подати до суду відповідний висновок судового експерта. У разі, якщо учасник справи не надав суду висновок судової експертизи, суд призначає судову експертизу, виносячи відповідну ухвалу про призначення судової експертизи. При призначенні судової експертизи судом, суд призначає судового експерта за погодженням сторін справи, а в разі, якщо сторони не дійшли згоди щодо кандидатури експерта - суд призначає експерта самостійно (ст.ст.103, 106 Цивільного процесуального кодексу України).

2. У господарському процесі: учасник справи вправі самостійно замовити судову експертизу і подати до суду відповідний висновок судового експерта. У разі, якщо учасник справи не надав суду висновок судової експертизи, суд призначає судову експертизу, виносячи відповідну ухвалу про призначення судової експертизи. При призначенні судової експертизи судом, суд призначає судового експерта за погодженням сторін справи, а в разі, якщо сторони не дійшли згоди щодо кандидатури експерта - суд призначає експерта самостійно (ст.ст. 99, 101 Господарського процесуального кодексу України).

3. В адміністративному процесі: учасник справи вправі самостійно замовити судову експертизу і подати до суду відповідний висновок судового експерта. У разі, якщо учасник справи не надав суду висновок судової експертизи, суд призначає судову експертизу, виносячи відповідну ухвалу про призначення судової експертизи. При призначенні судової експертизи судом, суд призначає судового експерта за погодженням сторін справи, а в разі, якщо сторони не дійшли згоди щодо кандидатури експерта - суд призначає експерта самостійно (ст.ст. 102, 104 Кодексу адміністративного судочинства України).

4. У кримінальному процесі: експерт залучається у разі наявності підстав для проведення експертизи за дорученням сторони кримінального провадження. Сторона захисту має право самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі обов’язкової. Експерт може бути залучений слідчим суддею за клопотанням сторони захисту(ст. 243 Кримінального процесуального кодексу України).

Згідно статті 7 Закону України "Про судову експертизу", судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом.

Підставою для проведення експертизи є процесуальний документ про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом), або договір з експертом чи експертною установою, укладений за письмовим зверненням особи, в якому обов’язково зазначаються її реквізити, номер справи або кримінального провадження або посилання на статтю закону, якою передбачено надання висновку експерта, перелік питань, що підлягають вирішенню, а також об’єкти, що підлягають дослідженню.

В інших випадках проводиться експертне дослідження, підставою для якого є договір з експертом чи експертною установою, укладений за письмовою заявою (листом) замовника (юридичної або фізичної особи), з обов’язковим зазначенням його реквізитів, з переліком питань, які підлягають розв’язанню, а також об’єктів, що надаються.

Результати проведення експертних досліджень викладаються у письмовому документі - висновку експертного дослідження.

Види експертизи інтелектуальної власності

• дослідження об'єктів авторського права; • дослідження об'єктів суміжних прав; • дослідження, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції; • дослідження,пов'язані з охороною прав на промислові зразки; • дослідження, пов'язані з охороною прав на сорти рослин і породи тварин; • дослідження, пов'язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, зазначення походження товарів; • дослідження, пов'язані з охороною прав на топографію інтегральних мікросхем; • дослідження, з охороною прав на конфіденційну інформацію; • економічні дослідження, пов'язані з використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності.Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності